2004年前，我大多数法院普遍认为涉外的贴加工产品由于“不在我境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权”（《北京市人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》》2004年2月18日，已废止）。但是在美耐克际有限公司诉西班牙CIDESPORT公司、浙江省畜产进出口公司、以及浙江省嘉兴市银兴制衣厂案中，深圳市中人民法院作出了被告西班牙CIDESPORT公司、浙江省畜产进出口公司和浙江省嘉兴市银兴制衣厂侵犯了原告美耐克际有限公司NIKE商标权的判决后，在业内引起了广泛的关注。
（2014）民提字38号案是人民法院对纯粹境外委托人委托内厂商进行OEM贴加工商标权纠纷的表态，对该类案件在各法院统判决结果定会起到深远的影响。
在（2014）民提字38号案，人民法院明确的指出：
商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。
下面，本文先对（2014）民提字38号案进行简单的回顾，随后对OEM企业应对商标权风险给出几点建议。
1、（2014）民提字38号案的回顾
涉案商标为3071808号"PRETUL及椭圆图形"商标，该商标核定使用的商品为6类，包括：家具用金属附件；五金锁具；挂锁；金属锁（非电）等，注册有期限自2003年5月21日至2013年5月20日止。2010年3月27日，商标局核准3071808号注册商标转让，受让人为莱斯防盗产品际有限公司（简称“莱斯公司”）。
根据商标局官方网站公布的该商标法律状态信息，该商标经历了：注册（商标法8条、22条、35条）、转让（商标法42条）、续展（商标法40条）、撤销连续三年不使用的商标以及复审（商标法49条、54条）、商标权无宣告（商标法44条）。另外，本案还涉及商标的侵权认定（商标法57条、48条、63条）。也就是说，本案基本上贯穿了商标法的大多数核心条款，为学习和研究商标法的典型案例。
2010年8月10日，浦江亚环锁业有限公司与墨西哥TRUPERHERRAMIENTASS.A.DEC.V.（储伯荷拉密斯塔斯公司，以下简称储伯公司）签订编号为HYY100810A-3的售货确认书份，约定亚环公司供给储伯公司挂锁684打，总金额为3069.79美元。此外，双方还签订过编号为HYY101028A的售货确认书份，约定亚环公司供给储伯公司挂锁10233打，总金额为61339.03美元。
2010年12月31日、2011年1月6日，宁波海关分别查获亚环公司自该海关出口至墨西哥的228箱684打和3411箱10233打被控侵权挂锁（申报金额分别为3069.79美元和61339.03美元）。经莱斯公司申请并提交了担保金，宁波海关于同年1月13日扣留了该两批货物。查处案号：甬关法（2010）804号、甬关法（2011）007号。
储伯公司系设立于墨西哥的家公司。该公司在墨西哥等多个和地区在6、8等类别上注册了"PRETUL"或"PRETUL及椭圆图形"商标，其中注册号为770611、注册类别为6类的"PRETUL"商标于2002年11月27日在墨西哥注册。2011年3月24日，储伯公司出具份商标授权申明，称该公司系墨西哥注册商标"PRETUL"的合法所有人，该公司此申明亚环公司生产的标有"PRETUL"商标的所有型号的挂锁均是根据该公司的授权而生产，并部出口至墨西哥。
2011年1月30日，莱斯公司将亚环公司诉至宁波市中人民法院，诉求：
、亚环公司立即停止对莱斯公司享有的3071808号注册商标用权的侵权行为，即立即停止在其生产、销售的五金锁具上使用莱斯公司的"PRETUL"注册商标；
二、收缴甬关法（2010）804号、甬关法（2011）007号两案扣留的亚环公司侵权产品（出口至墨西哥的288箱计684打挂锁和3411箱计10233打挂锁）及库存的侵权产品、亚环公司用于生产侵权产品的用模具以及带有侵权商标的包装物；
三、亚环公司承担甬关法（2010）804号、甬关法（2011）007号两案扣留侵权产品所产生的仓储费5万元人民币（庭审中放弃该项诉讼请求）；
四、亚环公司赔偿莱斯公司经济损失45万元人民币。
应莱斯公司申请，审法院于2011年2月10日从宁波海关调取了该两批货物中的被控侵权挂锁各12把（其代码和型号分别为23522、CAHI-30和23519、CAHI-50）。从调取的挂锁来看，该两批挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有"PRETUL"商标，而挂锁包装盒上则均标有"PRETUL及椭圆图形"商标。2011年2月16日，审法院赴宁波海关查封该海关扣留的亚环公司上述两批货物时，该两批货物已被放行。
审法院认定：亚环公司与储伯公司存在涉外定加工合同关系。根据我《商标法实施条例》三条的规定："商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中"。亚环公司在其加工的挂锁锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注"PRETUL"商标，在挂锁包装盒上标注"PRETUL及椭圆图形"商标，显属商标法意义上的商标"使用"行为。
根据《人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》九条、十条之规定，亚环公司在其加工的挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注的"PRETUL"商标，因该商标与莱斯公司的注册商标不相同，且定产品均出口至墨西哥，不在中境内销售，中境内的消费者也没有发生混淆的可能，故应认定该"PRETUL"商标与莱斯公司的该注册商标不构成近似，其行为不构成侵权。
亚环公司在其加工的挂锁包装盒上标注的"PRETUL及椭圆图形"商标，与莱斯公司的该注册商标构成相同，亚环公司未经莱斯公司许可，在同类商品上使用与莱斯公司享有的3071808号注册商标相同的"PRETUL及椭圆图形"商标，构成对莱斯公司享有的3071808号注册商标用权的侵犯，应承担停止侵权及赔偿损失的民事责任。
另外审法院对亚环公司的侵权行为，酌定赔偿莱斯公司损失人民币5万元。
审判决后，原被告均不服，均提起了上诉（二审案号（2012）浙知终字285号）。
二审法院审理后认定：商标法五十二条（）项规定了"未经商标注册人的许可，在同种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的"属侵犯注册商标用权的行为。
在本案中，亚环公司未经"PRETUL及椭圆图形"注册商标用权人莱斯公司的许可，在同种商品挂锁的包装盒上使用"PRETUL及椭圆图形"商标，在挂锁产品、钥匙及所附的产品说明书上使用"PRETUL"商标，根据我《商标法实施条例》三条的规定："商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中"。亚环公司上述"PRETUL及椭圆图形"、"PRETUL"商标的使用行为当属商标使用行为。
在亚环公司的两种商标使用行为中，其在挂锁包装盒上使用的"PRETUL及椭圆图形"商标与莱斯公司的涉案注册商标相比较，两者在视觉上无差别，构成商标法五十二条（）项规定的商标相同。
亚环公司在挂锁产品、钥匙及所附的产品说明书上使用的"PRETUL"商标与莱斯公司的涉案注册商标相比较，作为两者主要部分的"PRETUL"文字的字形、读音完相同，区别仅在于围绕"PRETUL"文字的椭圆图形，对于上述商标是否近似的判断，除了从文字、图形及其组合后的整体结构是否近似判断外，还应当根据《人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》九条二款的规定，从是否"易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有定的联系"。
我现行法律、法规及司法解释，未见有类似本案亚环公司行为的例外规定。《人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》九条二款并未对"相关公众"作地域限制，《中华人民共和知识产权海关保护条例》三条款明确规定"禁止侵犯知识产权的货物进出口"。
经二审法院审判委员会讨论后，判决：
、撤销浙江省宁波市中人民法院（2011）浙甬知初字56号民事判决；
二、亚环公司立即停止对莱斯公司享有的3071808号"PRETUL及椭圆图形"注册商标用权的侵害；
三、亚环公司赔偿莱斯公司经济损失8万元人民币（包括莱斯公司为制止侵权支付的合理开支），于本判决生后十日内付清。
亚环公司不服二审判决，向人民法院申诉。人民法院受理了亚环公司的申诉，案号：（2013）民申字1644号，裁定再审，并由院提审，案号（2014）民提字38号。
近日（判决书签发日期：2015年11月16日），院作出判决：
、撤销（2012）浙知终字285号民事判决；
二、撤销（2011）浙甬知初字56号民事判决；
三、驳回莱斯公司的诉讼请求；审受理费、财产保费、二审受理费由莱斯公司承担。
在（2014）民提字38号案中，院认定：
储伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人（6类、8 类）。亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中市场上销售，也就是该标识不会在我域内发挥商标的识别功能，不具有使我的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。
商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为，在中境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标用权的墨西哥使用其商标提供了必要的技术性条件，在中境内并不具有识别商品来源的功能。
因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。
商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标， 或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。
在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。本案中，、二审法院以是否相同或者近似作为判断是否构成侵犯商标权的要件，忽略了本案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提，适用法律错误。
2、对于OEM企业应对商标权风险给出几点建议
虽然我们产业正在加速升，企业对商标、利等知识产权也越来越重视；但是包括OEM等传统制造业仍然会在我们长期存在。对于OEM企业来说，仍然面临不小的商标权风险。
对于OEM企业，与委托方签订定加工合同时，应当做好商标权风险清除工作。包括：
1、核实委托方是否有中的注册商标、委托加工的产品是否为注册商标证上核准的商品；
2、核实是否存在与该商标相同或者相近似的商标；
3、核实委托加工的产品是否部出口，还是在内有销售。
如果委托方拥有中注册商标，应当建议委托方将其中注册商标及时在中海关总署进行备案。如果遇到海关查处，应当要求委托方及时提供保证金，争取让海关早日放行，以免导致外委托方可能造成合同违约等情形发生。
